Decisión de Juzgado Decimo Octavo de Municipio de Caracas, de 11 de Enero de 2008

Fecha de Resolución11 de Enero de 2008
EmisorJuzgado Decimo Octavo de Municipio
PonenteLorelis Sanchez
ProcedimientoMedidas Cautelares Previas Al Procedimiento

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

En la solicitud de Protección Cautelar Marcaria Anticipada, interpuesta por los Abogados THAIMY M. M.M. y A.J. D’ J.P.I. números: 20.477 y 52.682, respectivamente, en sus carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano: J.G.A.P., titular de la Cédula de Identidad Nº 11.644.097, le corresponde a este órgano jurisdiccional pronunciarse respecto a la protección cautelar anticipada, en virtud de la presunta “violación y perturbación de los derechos marcarios” del solicitante.

- I -

ANTECEDENTES

En fecha 08 de Noviembre de 2007, fue asignada por distribución la presente solicitud de protección cautelar a este Tribunal y fue recibida en fecha 09 de Noviembre de 2007, procedente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas, previo al trámite administrativo de distribución de expedientes.

Seguidamente, en fecha 14 de Noviembre de 2007, se admitió la presente solicitud y se fijo el día 28 de Noviembre de 2008, para la practica de la inspección judicial solicitada, constituyéndose el Tribunal en dicha fecha en la Avenida Principal de Boleita Sur, entre Avenida F.d.M. y Primera Transversal, Municipio Sucre de esta ciudad de Caracas, donde funciona el Centro de Distribución de Nestle de Venezuela, S.A., y se practico la inspección judicial.

En fecha 28 de Noviembre de 2007, se le pidió al solicitante consignara el certificado de registro de la marca NERO, ya que en el Boletín de Propiedad Industrial Nº 488, no se refleja el número de Cédula del titular de la marca.

En fecha 12 de Diciembre de 2007, comparecieron los Apoderados del solicitante y consignaron escrito formulando alegatos y consignando copia certificada de la solicitud de registro de signos distintivos, planilla de pago de derecho de registro de marca, planilla de certificado de registro, relación de derechos de registro a cancelar y copia del boletín de la propiedad industrial.

En fecha 14 de Diciembre de 2007, el Tribunal dicto auto ratificando el auto de fecha 28 de Noviembre de 2007, donde se solicita la consignación del certificado de registro de la marca NERO, ya que en el Boletín de Propiedad Industrial Nº 488 no se refleja el número de Cédula del titular de la marca.

En fecha 17 de Diciembre de 2007, El Dr. A.J. D’J.P., Apoderado del solicitante, pidió la práctica de una inspección judicial en el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI), sobre el expediente administrativo 2006-024544, correspondiente a la marca NERO, a los fines de obtener pruebas complementarias que pueda apreciar este Tribunal para pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada.

En fecha 18 de Diciembre de 2007, se dicto auto y se fijo el tercer (3er) día de Despacho siguiente para la practica de la inspección judicial, la cual correspondió al día 08 de Enero de 2008, fecha en la cual se practico la misma.

- II -

FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN

CAUTELAR MARCARIA ANTICIPADA

En el escrito de solicitud, los Apoderados del solicitante adujeron lo siguiente:

Que su representado, es titular de la marca denominada “NERO”, en la clase 30 del clasificador internacional de Niza para distinguir productos a base de café, cacao, azúcar, y te, conforme a la Resolución de Concesión emanada del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, signada con el Nº 314, de fecha 15 de Febrero de 2007, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 488, fechado 25 de Junio de 2007, tomo III, páginas 69 a la 82, ambas inclusive, constante de 124 folios útiles, con numero de registro asignado P-279715 y vigente, hasta el 25 de Junio del 2017.

Que su representado ha detectado la existencia en el mercado de un producto en forma de tableta a base de cacao, presentado como chocolate oscuro, producido por la Empresa Nestle de Venezuela, S.A., distinguido ilícitamente con la denominación “NERO”, la cual coincide exactamente con la marca NERO, propiedad de nuestro representado.

De la información impresa en el envoltorio o empaque del mencionado producto o tableta de chocolate, distribuido y ofertado por NESTLE en el tráfico comercial a nivel nacional y del cual consignamos conjuntamente al presente escrito un ejemplar marcado con la letra “D”, se desprende la siguiente información:

  1. -Que el producto es elaborado a base de cacao y se encuentra disponible en el mercado nacional y esta identificado con la denominación NERO.

  2. -Que es un producto de la Empresa NESTLE DE VENEZUELA, S.A., puesto en el mercado acompañado con otras marcas de origen empresarial a saber: NESTLE Y SAVOY.

  3. -Que el producto es hecho por NESTLE DE VENEZUELA, S.A. en su fabrica de S.C.E.A..

  4. -Que el producto tableta de chocolate oscuro esta registrado en el M.P.P.S. bajo el N° A-25.516.

  5. -Que el RIF de la Empresa NESTLE DE VENEZUELA, S.A. es J-00012926-6.

  6. -Que alguno de los ingredientes principales del producto son: Manteca de cacao y licor de cacao.

  7. -Que el producto se trata de una tableta de chocolate oscuro, tal y como lo indica el empaque.

  8. -Que el producto utiliza en el empaque la expresión con la cual se induce al consumidor a pensar que el conjunto de marcas y denominaciones reproducidas en el envoltorio son marcas registradas propiedad de NESTLE.

    Que con la reproducción y descripción anterior cumplimos con lo establecido en el artículo 247 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.

    De los hechos anteriormente expuestos se evidencian:

  9. -Que existe “similitud” entre la denominación NERO, utilizada ilícitamente por NESTLE DE VENEZUELA, S.A., para distinguir su producto a base de cacao y promocionando como chocolate oscuro y, la marca NERO registrada por nuestro representado en la clase 30, para distinguir todo tipo de productos a base de cacao, azúcar, te y café, lo que adjudica el carácter de legitimo, legal y vigente propietario de la marca NERO.

  10. -Que la similitud abarca la totalidad de la marca denominativa NERO protegida a favor de nuestro representado, quien es su legitimo titular.

    Por lo que solicitamos respetuosamente a este Tribunal, otorgue a nuestro representado el acceso al sistema de protección cautelar anticipado, consagrado en forma particular en los artículos 245 y siguientes dela decisión 486 dela Comisión de la Comunidad A.d.N., en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil y por aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Sobre Derecho de Autor, en tal sentido y como quiera que han sido suficientemente alegadas y probadas las razones de urgencia, la legitimación para actuar y la existencia del derecho infringido, ordene el cese inmediato de la actividad ilícita y decrete las medidas cautelares.

    - III -

    CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

    La posibilidad de dictar medidas cautelares, supone el ejercicio del poder cautelar general que asiste a todos los Jueces de la República, y que se dirige al eficaz aseguramiento y prevención de los presuntos derechos deducidos en juicio por las partes, tanto si se solicitan en la fase de cognición como en la de ejecución, en virtud de la instrumentalidad que las caracteriza.

    Sin embargo, tal posibilidad no es absoluta, sino relativa, ya que Leyes Especiales otorgan la posibilidad al justiciable de solicitar medidas cautelares antes de la existencia de un juicio, las cuales son denominadas medidas cautelares anticipadas o asegurativas del derecho alegado como lesionado, por cuanto su instrumentalidad y, por consiguiente, su mantenimiento, dependerá de la eventualidad del juicio.

    En efecto, se ha denominado medidas cautelares con instrumentalidad eventual “aquellas providencias que aseguran el resultado práctico de un juicio futuro y eventual al cual están preordenados de sus efectos; presentan una anticipación mucho mayor a lo que de por sí le es propia a toda medida cautelar, llegando a decretarse antes de que exista el juicio, en virtud de una disposición legal especial”. (Henríquez La Roche, Ricardo. Medidas Cautelares. Ediciones Liber, Caracas, 2000, pág. 58)

    La Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicable al presente caso por solicitarse la protección marcaria en sede cautelar, concede la posibilidad de preservar al titular del derecho, de peticionar a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios, las cuales podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

    Lo anterior, es lo que se deduce de la aplicación exegética del artículo 245 de la mencionada Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, cuando ad peddem literae dispone:

    Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

    Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio

    . (Subrayado y Negrillas del Tribunal)

    Por lo tanto, de acuerdo al artículo 246 ejúsdem, podrá ordenarse, entre otras medidas cautelares, el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción y, si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares, que en este caso, las mismas se encuentran reguladas en el Código de Procedimiento Civil, como aquellas medidas preventivas nominadas e innominadas, sin que ello obste la aplicación preferente las medidas consagradas en la Ley de Propiedad Industrial.

    Siendo ello así, el trámite procedimental subsiguiente cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución, quién podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada, pero, la protección cautelar concedida sin la intervención de la otra parte, quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se interpone dentro de los diez días siguientes a la constancia en autos de haberse ejecutado la medida.

    En este mismo orden de ideas, en la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 30 de Septiembre de 2004, expediente N° AA20-C-2003-001204, con ponencia del Magistrado TULIOALVAREZ LEDO, se estableció:

    .... Para decidir, la Sala observa:

    1. Mediante la Decisión 486, vigente desde el 1° de

    diciembre de 2000, la Comunidad Andina aprobó el Régimen Común de Propiedad Industrial para los países signatarios del Acuerdo de Cartagena de 26 de mayo 1969 (Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela). Este instrumento es parte integrante del ordenamiento jurídico venezolano y de aplicación directa y preferente respecto de la legislación interna, como lo prescribe el artículo 153 de la Constitución de la República, por haberse adoptado en el marco de un acuerdo de integración.

    El referido ordenamiento jurídico comunitario, dictado en sustitución de la Decisión 344, diseñó toda la normativa sobre patentes de invención, diseños industriales, marcas, denominación de origen, competencia desleal vinculada con la propiedad industrial, procedimientos para el registro, licencia, cancelación y nulidad de derechos, así como el régimen de protección cautelar en caso de infracción de los derechos de propiedad industrial, entre otras cuestiones, con la finalidad de ajustarse a los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de Comercio.

    En relación con este último aspecto, la Decisión 486 regula el procedimiento en apenas cinco disposiciones. El artículo 245 prevé lo que en doctrina se ha denominado protección cautelar anticipada, que no es más que una providencia innovadora mediante la cual se faculta al titular de los derechos protegidos por el ordenamiento comunitario, para solicitar de la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas “…con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios”. Dicha norma establece, en efecto, lo siguiente:

    ...Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

    Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio...

    .

    Conforme al artículo 246 de la referida Decisión 486, la autoridad nacional competente del respectivo País Miembro podrá ordenar, entre otras medidas cautelares, las siguientes: a) El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) La constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) El cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

    Dispone el artículo 248 eiusdem que en caso de que las medidas se ejecuten sin la intervención de la parte a quien van dirigidas, a ésta le deberá ser notificada de manera inmediata, a fin de que pueda “...recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada...”. Asimismo, el beneficiario de las medidas deberá iniciar la acción por infracción de derechos dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la providencia, bajo pena de que queden sin efecto de pleno derecho, salvo norma interna en contrario.

    Como puede observarse, en el ámbito de la propiedad industrial este tipo de diligencia anticipada de naturaleza precautelativa, si bien garantiza la protección de los derechos a quien ostenta su legítima titularidad, la sujeta al cumplimiento de rigurosos extremos para su procedencia, desde luego que exige del peticionario de las medidas que “...acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia...”, al tiempo que establece una cortapisa o limitación de su vigencia, al requerir la interposición de la acción por infracción de derechos dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la providencia, bajo pena de que las mismas queden sin efecto, de pleno derecho.

    No obstante, el legislador comunitario dejó a cargo de la legislación interna de cada país la regulación de todos los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la Decisión 486 (artículo 276) y ello abarca, como es evidente, tanto lo relativo al juez competente para tramitar y resolver sobre la ejecución, notificación y revisión de las medidas de esta especie, así como el procedimiento que ha de seguirse a tal fin, puesto que sobre tales aspectos nada dispuso el referido ordenamiento jurídico andino.

    Al respecto, es preciso observar que el artículo 273 en su segundo párrafo establece que por Autoridad Nacional Competente debe entenderse “..al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia....”.

    Sin embargo, como en nuestro sistema jurídico tales asuntos no se encuentran regulados por normativa alguna, pues la Ley de Propiedad Industrial de 1956 nada establece sobre el particular, es necesario acudir a los métodos de integración del Derecho para subsanar el vacío legislativo existente en la materia, en concreto, al procedimiento analógico, el cual obliga al intérprete a tomar en consideración los supuestos semejantes a la materia tratada que ya estén normados por ley, a fin de ensanchar el supuesto de la norma y aplicarla al caso no regulado expresamente.

  11. La doctrina suele dividir los derechos de propiedad intelectual, entendidos como los derechos conferidos a las personas sobre las creaciones de su mente, en dos sectores principales: el derecho de autor y los derechos con el relacionados (derechos conexos), y la propiedad industrial. Esta última se caracteriza por proteger los signos distintivos (marcas, lemas y denominaciones comerciales), así como las innovaciones e invenciones, sean de producto o de procedimiento.

    La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incluyó dentro de los derechos culturales y educativos la libertad en la creación cultural, tanto en su inversión como en su producción y divulgación. De modo conjunto, garantizó la protección del derecho del autor sobre sus obras, como sobre la propiedad industrial respecto de las científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas, de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia (artículo 98).

    Al incluir ambos derechos en una misma norma, el constituyente de 1999 no hizo más que reconocer como especies de un mismo género el derecho de autor y la propiedad industrial sobre obras, en un todo conforme con la doctrina especializada en la materia; de allí que resulte posible acudir a la legislación sobre el derecho de autor para llenar el vacío existente en asuntos como el que hoy toca resolver a esta Sala.

  12. En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de autor se encuentra regulado por la Ley sobre el Derecho de Autor de 1° de octubre de 1993. En el Título VI de dicha ley, denominado “Acciones Civiles y Administrativas”, se confiere al juez que conoce de la acción por violación del derecho de explotación de una obra, poderes generales para decretar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación y el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho, siempre que se aporten pruebas que constituyan presunción grave del derecho que se reclama, a menos que dicha presunción surja en la práctica de alguna de las pruebas indicadas en el encabezamiento de la norma, esto es, la inspección judicial, la experticia y cualesquiera otras de las previstas en el Código de Procedimiento Civil (artículo 111).

    El artículo 112 de dicho cuerpo normativo establece lo siguiente:

    ...Si hubiere litigio entre las partes, las pruebas y medidas previstas en el artículo precedente serán decretadas por el juez de la causa. Pero si la urgencia lo exigiere, podrán ser decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutarlas, cualquiera que sea la cuantía. En tal caso, la parte contra quien obre podrá reclamar de la misma ante el Juez de la causa, sin que ello obste a la práctica de la prueba o a la ejecución de la medida.

    Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutárselas si su urgencia lo exigiere, sin que el propietario poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse pueda oponerse a su práctica o ejecución. El mismo Juez levantará las medidas a solicitud de la parte contra quien obren, al vencimiento de treinta (30) días continuos desde su ejecución, si no se le hubiese comprobado la iniciación del juicio...

    . (Negritas de la Sala).

    Según la norma transcrita, cuando se trate de litigios ya iniciados por violación de los derechos de explotación sobre obras, el competente para decretar las medidas es el juez que conoce de la causa, salvo que se trate de un asunto cuya urgencia requiriese de la intervención de un juez de Municipio del lugar donde deban ejecutarse las cautelas, sin importar la cuantía del asunto. En este caso, la parte tiene el derecho de reclamar de la misma ante el juez de la causa, sin que ello obste la ejecución de la medida.

    El artículo citado también regula el supuesto contrario, es decir, aquel en el cual no haya litigio pendiente entre las partes. En este caso, las medidas serán decretadas por el juez de Municipio del lugar donde deba ejecutárselas si su urgencia lo exigiere, pero el mismo Juez deberá levantarlas a solicitud de la parte contra quien obren, si el beneficiario de las medidas no comprobare la iniciación del juicio vencidos que sean treinta (30) días continuos desde su ejecución.

    Es claro que la competencia atribuida al juez de Municipio en esta materia constituye una excepción al principio general, pues esta sólo es posible cuando existan razones de urgencia en que se acuerden y practiquen las medidas cautelares solicitadas, cuestión que en criterio de la Sala, cuando se trate de asuntos relacionados con la violación de los derechos de propiedad industrial, deberá ser alegado y acreditado por el solicitante de modo concurrente con lo exigido por el artículo 247 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    Expresado de forma más clara, en materia de propiedad industrial las medidas de protección cautelar anticipadas podrán ser decretadas y ejecutadas por el juez de Municipio correspondiente, siempre que se alegue y acrediten razones de urgencia y el solicitante ostente legitimación para actuar, demuestre la existencia del derecho infringido y aporte pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia, sin perjuicio de que el Juez pueda exigir caución o garantía suficiente antes de ordenarlas, como lo prevé la mencionada Decisión 486. En tal caso, la revisión de las medidas siempre corresponderá al juez de la causa principal, en la hipótesis de que se hubiese iniciado el juicio dentro de los diez días siguientes a la ejecución de las cautelas, pues de no procederse a ello, quedarán sin efecto de pleno derecho como lo ordena el segundo párrafo del artículo 248 de la Decisión 486.

    Caso contrario, es decir, que no exista urgencia en el decreto de las medidas de protección, el poder cautelar ha de ejercerlo el juez natural que en razón de la materia deba conocer del juicio por infracción de los derechos de propiedad industrial al cual ellas sirven de instrumento para la efectiva ejecución de la sentencia del mérito, pues lo contrario significaría una derogatoria del principio general que rige en nuestro sistema de derecho, conforme al cual la competencia de un tribunal para conocer de una controversia abraza la de las incidencias que tengan su causa en ella -como es el caso de las cautelares, sean anticipativas u ordinarias-, lo que es garantía de la unidad del proceso.

    Lo mismo puede decirse cuando las medidas cautelares se solicitan pendente litis. En este supuesto, conforme al primer párrafo del artículo 112 de la Ley sobre Derecho de Autor, la competencia para decretarlas y ejecutarlas corresponderá al juez que conoce de la violación de los derechos de propiedad industrial, salvo que por razones de urgencia deba acordarlas y practicarlas el tribunal de Municipio correspondiente, conservando el juez de la causa principal la competencia para revisarla a petición de la parte afectada.

    Considera la Sala, asimismo, que por cuanto el artículo 111 de la señalada ley remite al Código de Procedimiento en lo que se refiere a las pruebas a evacuar a los efectos del ejercicio de las acciones civiles y administrativas, nada obsta para considerar que tal remisión también es posible para determinar el procedimiento a seguir respecto del trámite de la incidencia, que no es otro que el previsto en los artículos 602 y siguientes de dicho código, pero en virtud de que sólo por vía de excepción el Juez de Municipio puede decretar y ejecutar medidas cautelares, una vez iniciado el juicio ante el juez competente en razón de la materia, el tribunal de Municipio le deberá enviar a este último el cuaderno de medidas, quien deberá dar plazo para que se haga oposición y se produzcan las pruebas que las partes consideren convenientes a sus intereses, luego de lo cual “...podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar”, como lo prescribe el artículo 248 tercer aparte de la Decisión 486.

    En resumen, la Sala puntualiza lo siguiente:

    1. El juez de Municipio puede validamente decretar y ejecutar medidas cautelares anticipativas, cuando se alegue y acredite la urgencia en que ellas se acuerden y ejecuten, junto con los presupuestos del artículo 247 de la Decisión 486;

    2. Cuando no se alegue ni acredite la urgencia en el decreto de las cautelas, la solicitud deberá dirigirse al juez de primera instancia competente en razón de la materia;

    3. Tanto la oposición como la articulación probatoria que ha de abrirse en la incidencia, así como la revisión de las medidas deberán verificarse ante el tribunal que conozca del juicio por violación de los derechos de propiedad industrial, para lo cual deberá seguir el procedimiento establecido en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

    4. De no iniciarse el juicio dentro del lapso previsto en el segundo párrafo del artículo 248 de la Decisión 486, las medidas cautelares quedarán sin efecto, de pleno derecho.

  13. En el caso planteado, consta de las actas del expediente que la hoy recurrente en casación en modo alguno alegó ni solicitó ante el tribunal de Municipio ni ante el de primera instancia, la nulidad de las actuaciones verificadas con posterioridad al decreto y ejecución de las medidas cautelares y la consecuente necesidad de reponer la causa al estado de que se tramitara de nuevo la incidencia, pues una vez enviado el cuaderno de medidas al juez de la causa, la actora simplemente se limitó a hacer valer la legalidad de las medidas decretadas y ejecutadas, y adujo la improcedencia de las oposiciones formuladas por Laboratorios Vivax Pharmaceuticals, C.A., Laboratorios Leti, S.A.V. y Genéricos Venezolanos S.A. (Genven S.A.), en escrito que corre a los folios 463 al 515, ambos inclusive del expediente.

    Tampoco hubo alegato ni solicitud alguna formulada en el indicado sentido ante el juez de la recurrida, quien previa revisión de las actuaciones de las partes y la sentencia dictada por el a-quo, se pronunció de modo previo sobre la necesidad de que las distintas oposiciones se sustanciaran y resolvieran de manera independiente, por haberse demandado a un litis consorcio facultativo que implica que los lapsos de oposición y actividad probatoria debía restringirse a la situación existente entre el demandante y cada codemandado en particular, y a continuación declaró improcedente las medidas de protección acordadas contra Laboratorios Vivax Pharmaceuticals C.A., puesto que el objeto de la sentencia de primera instancia fue resolver la incidencia surgida con ocasión de la oposición a las cautelas y las pruebas promovidas por esta última empresa, para desvirtuar los motivos que determinaron el decreto que en su contra dictó prima facie, el Juzgado Noveno de Municipio.

    En el presente asunto es plenamente aplicable el criterio jurisprudencial emanado de esta Sala, en el sentido de que “...el silencio de la parte contra quien obra la falta, y la conducta que asuma en el desenvolvimiento ulterior de la causa, realizando actuaciones subsiguientes al acto viciado, ha sido tradicionalmente un elemento decisivo en la doctrina y la jurisprudencia nacionales para dar por convalidada la falta correspondiente, pues como lo expone Marcano Rodríguez, si las nulidades no son reclamadas a medida que se van produciendo en el juicio, sino que al contrario se guarda silencio y se ejecutan otros actos, ‘lógico es ver en estos actos posteriores de la parte, la más elocuente renuncia al derecho de atacar el acto nulo’...”. (Sent. N° 551 de 10/8/99, caso: H.I.d.B. c/ P.R.V.; negritas de la Sala).

    Por otro lado, la Sala considera que no es pertinente el alegato del formalizante en el sentido de que se le causó indefensión al sentenciarse la incidencia sin que se dejara transcurrir la articulación probatoria ante dicho tribunal, puesto que de las actas del expediente constan las pruebas documentales promovidas por la actora para que se le acordaran las cautelares, en un todo conforme con las exigencias de la normativa de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y por otro lado, una vez que el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas recibió el cuaderno de medidas, la hoy recurrente en casación tuvo suficiente oportunidad para consignar ante esa instancia cualesquiera otras pruebas, a los efectos de que se mantuvieran las medidas de protección cautelar decretadas a su favor. Empero, por el contrario, la hoy recurrente en casación adoptó una conducta omisa al respecto, y es por primera vez en casación que viene a sostener que la nulidad de las actuaciones verificadas ante el tribunal de Municipio y la consecuente reposición de la causa es necesaria para que las partes dentro del debido proceso puedan promover y hacer evacuar las pruebas que convengan a sus derechos.....” (Negrillas y subrayado del Tribunal)

    En el caso sub júdice, la solicitud de protección cautelar marcaria anticipada interpuesta por los Abogados THAIMY M. MARQUEZ y A.J. D’JESUS, en sus carácter de Apoderados del ciudadano J.G.A.P., deviene de la alegada violación de los derechos marcarios, por parte de NESTLE DE VENEZUELA, S.A., razón por la cual, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 245 y siguientes de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil y por aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Derecho de Autor, solicitan que:

    “….PRIMERO: Se prohíba a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, a usar, utilizar, gozar, exponer, reproducir, comunicar, explotar, difundir o transmitir en todo el territorio nacional, por cualquier medio de comunicación social, vallas, transporte, afiches, medios telemáticos, o por cualquier otro medio sin excepción, el signo o denominación “NERO” para distinguir productos a base de cacao o un signo parecido o semejante (fonética, gráfica o conceptualmente) a la marca “NERO” registrada por nuestro representado J.G.A.P., para distinguir productos hechos a base de cacao, azúcar, té o café, clase 30 Internacional del Clasificador de Bienes y Servicios de Niza.

SEGUNDO

Se prohíba a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, a aplicar o colocar en todo el territorio nacional el signo o denominación “NERO”, sobre productos para los cuales J.G.A.P. tiene registrado la marca NERO, bajo la clase 30 del clasificador de Bienes y Servicios de Niza; o sobre envases, envolturas o embalajes relacionados con productos a base de cacao.

TERCERO

Se prohíba a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, a fabricar o solicitar su fabricación, en todo el territorio nacional, etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan el signo o la denominación “NERO” relacionados con productos a base de cacao, así como comercializar o detentar tales materiales.

CUARTO

Se prohíba a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, a comercializar productos a base de cacao que contengan o se distingan con el signo o denominación “NERO” o un signo parecido o semejante, que contravenga el derecho exclusivo que le asiste a J.G.A.P., como titular de la marca NERO con clase 30, y a retirar el producto a base de cacao distinguido ilícitamente con la denominación “NERO” de toda las red comercial utilizada por la empresa Nestlé de Venezuela S.A. para distribuir sus productos en el territorio nacional.

QUINTO

Se ordene a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, a publicar un aviso en dos periódicos de circulación nacional , en el cual les informen a las compañías de medios de comunicación y agencias de publicidad, la prohibición a nivel nacional de usar el signo o la denominación NERO o con un signo parecido o semejante, para distinguir productos a base de cacao.

SEXTO

Se prohíba a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, a retirar, suprimir, ocultar y eliminar en todo el territorio nacional, todo el material publicitario (POP, vallas, afiches, material adhesivo, propagandas, panfletos, vallas rodantes, rotulados de transporte público, indumentaria, señalizaciones, etc) en el que se distinga el productos hecho a base de cacao con el signo o la denominación “NERO” o que incorpore un signo parecido o semejante (fonética, gráfica o conceptualmente) a la marca NERO registrada a favor de nuestro representado en el SAPI.

SEPTIMO

Se ordene a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, el retiro de los circuitos comerciales en general de los productos a base de cacao marcados con el signo o la denominación “NERO”, incluyendo las cajas, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad alusivos o relacionados con el producto a base de cacao distinguido ilícitamente con el signo o la denominación NERO y cualquier otro medio que sirva predominantemente para cometer la infracción.

OCTAVO

Se ordene a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, la suspensión de continuar produciendo, distribuyendo productos al amparo del signo o la denominación “NERO” a base de cacao registrado previamente y conforme a las leyes de la República por nuestro representado en la clase 30 ante el SAPI, en garantía de tal prohibición solicitamos se ordene el cierre temporal de la fabrica del producto distinguido con la denominación “NERO” ubicada en Que el producto es hecho por Nestlé de Venezuela S.A. en su fábrica de S.C.d.A.E.A., vía 3 Zona Industrial S.C..

NOVENO

Se ordene la notificación mediante publicación por dos periódicos de circulación nacional del contenido del decreto cautelar y de la abstención de los medios de comunicación y agencias publicitarias de continuar promocionando productos a base de cacao de la fabricante NESTLE Venezuela, S.A. distinguidos con el signo o la denominación “NERO”, así como otra persona natural o jurídica que oportunamente señalemos.”

Ahora bien, el poder cautelar del Juez debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia en el desconocimiento o vulneración del derecho se reclama, y por tal razón se hace imperativo examinar los requisitos concurrentes exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el periculum in mora, el fumus boni iuris, y el periculum in damni, conforme lo exigido en el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, por calificarse como una medida innominada, la solicitada por los Abogados THAIMY M. MARQUEZ y A.J. D’JESUS, en sus carácter de Apoderados del ciudadano J.G.A.P..

Es por ello que, el ejercicio por el Juez de la potestad cautelar que le reconocen las Leyes Adjetivas debe preservar – como antes se refirió – el sentido instrumental de las mismas, esto es, la adecuación entre medida y objeto tutelado por la Ley, que se pretende proteger con la cautela mientras se tramita el juicio, lo cual es denominado por la doctrina procesalista comparada como: razonabilidad de la medida.

Además, como claramente lo señaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia Nº 94, 15/03/00), el límite de las medidas innominadas y en consecuencia el alcance de la potestad cautelar innominada del Juez, vienen dados porque con ellas no se violen Leyes vigentes, y menos aún, la Constitución.

De esta forma, la medida que se dicte conforme al dictado del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, no pueden rebasar ni las limitantes legales expresas, ni el sentido teleológico de su propia naturaleza.

En el caso específico de las medidas preventivas innominadas que pueden ser dictadas por el Juez, la jurisprudencia ha establecido algunas pautas que este Tribunal debe considerar en el análisis que haga a los efectos de pronunciarse sobre lo solicitado en el escrito de protección cautelar marcaria.

En efecto, la Sala Constitucional (Sentencia Nº 523, 08/06/00), ha sostenido que la medida innominada sólo puede proceder cuando los actos de una parte puedan traer como consecuencia lesiones graves o de difícil reparación que afecten el derecho de la contraparte; es evidente que el derecho al cual hace referencia el Legislador debe ser, además del invocado en el libelo de la demanda y que constituye el fundamento de la pretensión alegada, el que él mismo esté lo suficientemente expresado y fundamentado en el libelo como para que el Juez pueda tener el convencimiento de la necesidad de otorgar la medida cautelar.

El poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello, la providencia cautelar sólo se concede cuando existen en autos medios de prueba que constituyen presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama.

Por tal razón, como ya se dijo, se hace imperativo para el Juez examinar los requisitos de procedencia exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, los cuales son, el peligro grave de que quede ilusoria la ejecución de una eventual decisión definitiva favorable (periculum in mora), y la presunción grave de desconocimiento del derecho que se reclama (fumus boni juris), antes de conceder o rechazar la petición cautelar.

Ahora bien, en cuanto al requisito relativo al periculum in mora, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho, si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, o bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.

Y, con relación al requisito concerniente al fumus boni juris, su conformación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión de la demandante, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.

Establece el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil:

“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama."

Así las cosas, y como ya quedo establecido, las medidas cautelares que el Juez considere adecuadas se someterán a las previsiones del artículo 585, es decir, que es necesario que exista riesgo manifiesto, de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) y que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave del indicado riesgo y del derecho que se reclama (fumus boni iuris).

Y finalmente el periculum in damni, relativo al fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la solicitante.

Establecido lo anterior, este Tribunal pasa a analizar el material probatorio acompañado por la solicitante de la protección cautelar anticipada, a los fines de verificar el cumplimiento concurrente de los extremos de procedencia a que se refiere el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 588 ejúsdem, y a tal efecto, se observa:

En este sentido, el fumus boni iuris se encuentra constituido por una apreciación apriorística que el Juzgador debe efectuar sobre la pretensión deducida por el solicitante. Por tal razón, el Juez debe valorar ab initio elementos de convicción que hagan especular, bajo criterios razonables, que el solicitante de la medida posee motivos para incoar su acción, basado en la apariencia de buen derecho. Es pues una valoración anticipada de la expectativa de que sea satisfecha la pretensión del accionante mediante la definitiva.

En consecuencia, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces, como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.

Así de las cosas, la representación judicial del solicitante, produjo en autos copia certificada del Boletín de la Propiedad Industrial N° 488, que corre inserto a los folios que van del 31 al 35, de donde se puede leer, que la marca NERO de la clase 30 tiene como titular al ciudadano ACOSTA P.J.G., siendo este el tramitante de la misma, ahora bien, por cuanto, en el boletín de propiedad industrial, no se indica el número de la Cédula de Identidad del titular de la marca, se solicito la consignación del certificado de registro y a tal efecto los Apoderados del solicitante, pidieron la practica de inspección judicial en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), en el expediente N° 06-24544, correspondiente a la marca NERO de la clase 30, la cual fue practicada en fecha 08 de Enero de 2008, levantándose el acta correspondiente la cual señalo:

“En horas de despacho del día de hoy, 08 de enero de 2008, siendo las; 02:30 p.m, se traslado el Tribunal en compañía del Doctor A.J. D´ Jesús, Inpreabogado: 52.682, al piso 4 de la Torre Norte del Centro S.B., Municipio Libertador del Dtto. Capital, específicamente donde funciona el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Industrial, a los fines de llevar a la práctica la Inspección Judicial, objeto de esta Solicitud. Seguidamente el Tribunal Notificó de su misión a la Doctora: M.V., C.I. V- 12.062.891, en su condición de directora de la oficina de Registro de la Propiedad Industrial, quien puso a la vista del Tribunal el Expediente 0624544, correspondiente a la marca Nero, de la clase 30, el cual reposa en el archivo de marcas y otros signos distintivos, a los fines de evacuar el particular segundo, donde se pide se deje constancia del contenido del expediente, el Tribunal solicitó y obtuvo copia del mismo la cual se agrega a esta solicitud para que forme parte de la misma. En cuanto al particular TERCERO, la notificada manifestó que se esta en espera de la elaboración del respectivo certificado de Registro, toda vez que los mismos se elaboran por boletín y en la actualidad se están elaborando los certificados del boletín 475. en cuanto al Cuarto particular el Tribunal deja constancia que tuvo a la vista, el boletín de la Propiedad Industrial donde se verifico el acto administrativo de concesión de la marca NERO, observándose en la pagina 82 de dicho boletín que dice: solicitud clase 2006-024544-30, nombre de la Marca NERO, titular ACOSTA P.J.G., tramitante J.G.A.P.. En este estado el Doctor A.J. D´ Jesús, antes identificado solicita al Tribunal deje constancia del estado administrativo de la marca NERO, de la clase 30. Acto seguido a los fines de evacuar este particular el Tribunal solicita a la notificada, información sobre el estado administrativo de la marca NERO, quien hace entrega al Tribunal de comunicación donde informa el estado administrativo de la marca NERO, clase 30, la cual se agrega a esta inspección para que pase a formar un todo con la misma. Cumplida la misión del Tribunal da por concluida el acto y ordena el retiro a su sede, siendo las: 03:30 p.m., Es Todo, Terminó, se leyó y conformes firman.

De la comunicación donde se informa el estado administrativo de la marca NERO, que corre inserta al folio 130, se lee:

“....Al respecto le informo que la solicitud N° 2006-024544, presentada en fecha 26 de Octubre de 2008, correspondiente a la marca de producto NERO, para distinguir “Café, te, cacao, azúcar”, en clase 30 internacional, solicitada por J.G.A.P., titular dela cédula de identidad N° 11.644.097, domiciliado en Caracas-Venezuela. La misma fue publicada como solicitada en el Boletín dela Propiedad Industrial N° 484 fecha 26 de Diciembre de 2006, luego de practicado el examen de fondo correspondiente fue publicada como concedida en el Boletín dela Propiedad Industrial N° 488 de fecha 26 de Junio de 2007. Los derechos de registro fueron cancelados en tiempo hábil según planilla de pago N° 91315, de fecha 01 de Agosto de 2007; la mencionada marca fue signada con el registro N° P-279715, con vigencia al 25 de Agosto de 2007, a la espera de la elaboración del respectivo certificado de registro....”

Previamente a la practica de la Inspección, fue consignada copia certificada de la solicitud de registro de signos distintivos, de la marca NERO, solicitada por el ciudadano ACOSTA P.J.G., titular de la Cédula de Identidad N° 11.644.097, la cual corre inserta a los folios 111 y 112, planilla de pago de derechos de registro de marca, que corre inserta al folio 115 y planilla de pago de certificado de registro, que corre inserta al folio 116.

Por otra parte, a los fines de la obtención de pruebas complementarias, a petición de los Apoderados del solicitante el Tribunal en fecha 28 de Noviembre de 2007, según consta a los folios que van del 85 al 88, se traslado a la Avenida Principal de Boleita Sur, entre Avenida Franisco de Miranda y Primera Transversal, a lado de Autopartes Ernesto, C.A. y frente al Restaurante Marconi y Autoservicios Dino, Municipio Sucre de esta ciudad de Caracas, donde funciona el Centro de Distribución de NESTLE DE VENEZUELA, S.A. y se practico inspección judicial, levantándose el acta respectiva en la cual se dejo constancia de lo siguiente:

“En cuanto al particular PRIMERO, el Tribunal deja constancia que el lugar donde se encuentra constituido no posee ningún nombre que lo identifique a la entrada del mismo, manifestando la notificada que es un punto de abordo de la EMPRESA NESTLE de VENEZUELA. En cuanto al particular TERCERO: Se deja constancia que en el galpón ubicado a mano derecha se observó un área donde se encuentran productos alimenticios en el área de devolución, tales como: NESTUN CERELAC, LECHE NAN, GALLETAS SUSY y MAGGI, en el galpón contiguo se encuentran productos tales como: Caldo de Pollo Maggi, Leche Nan, Neste, se observan varias cajas contentivas de Chocolate NERO, observándose en la caja identificada con el código A-5021, Savoy NERO. CUARTO: Se deja constancia que en el galpón donde se encuentra constituido el Tribunal, se observa mercancía identificada con la MARCA NERO y su envoltorio dice: NESTLE SAVOY NERO, observándose al final de la palabra Savoy, al lado de la Y, un circulo pequeño con la letra R. QUINTO: El Tribunal deja constancia que la caja contentiva del Chocolate NERO, dice “HECHO EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por NESTLE VENEZUELA S.A., S.C.d.A., Edo. Aragua. RIF: J-0012926-6. SEXTO: Donde se encuentra constituido el Tribunal no se observa material publicitario en la denominación NERO, esto es respecto al particular sexto, particular DECIMO: En el envoltorio del producto Chocolate NERO, se observa que dice: “contáctanos servicios al consumidor Telf. Gratis 0-800-NESTLE (0-80063-78531) servicios al consumidos @ ve nestle.com-www.nestle.com.ve, SEPTIMO: Se difiere su evaluación para más tarde. NOVENO: El Tribunal niega este particular por cuanto se evacuando una inspección judicial y no un justificativo de testigos. En cuanto al particular OCTAVO: El Tribunal para el momento de de la evacuación no contó con los medios fotográficos y el Fotógrafo. UNDECIMO: El Tribunal deja constancia que lo números telefónicos son: 0212-237-73-66 (central telefónica) y 0212-237-71-40. DUOCECIMO: El Tribunal deja constancia que la notificada ingresó en la computadora que está en su oficina en la página YAHOO!MAIL; https: //Login.Yahho.Com/Conf./Mail/?.INTL=US, procediendo la abogada Thaimy Márquez a ingresar en su correo electrónico THAINY MARQUEZ @ YAHOO.COM, en cual no abrió, por lo que procedió a abrir su otro correo de YAHHO,TMMM060@YAHOO.ES, el cual procedió a abrir y del cual se obtuvo los siguientes correos el cual se imprimió y se agrega a esta inspección para que pase a formar un todo en la mima. Seguidamente en cuanto al particular reservado los apoderados del solicitante piden al Tribunal dejar constancia del correo electrónico enviado a THAINY MARQUEZ por el Abogado H.F. al correo electrónico: THAINYMARQUEZ@HOTMAIL.COM, procediendo el Tribunal a ingresar a HOTMAIL.COM, con el correo antes identificado, procediendo a imprimirse el correo, el cual se agrega a esta inspección para que pase a formar un todo de la misma. En cuanto al particular reservado los apoderados del solicitante piden al Tribunal dejen constancia si el envoltorio del producto Chocolate NERO que se encontró almacenado es igual al envoltorio que corre inserto al folio 38 recaudo marcado D, el Tribunal deja constancia que ambos envoltorios tienen la misma características, pero en cuanto a la fecha de elaboración que en ambos: Agosto 2008723990481K09: Los últimos dos números varían entre uno y otro. Seguidamente los apoderados del solicitante expone: “Consignamos material publicitario del Chocolate distribuido por NESTLE y las marcas NESTLE y SAVOY; El primero de los cuales tiene forma rectangular, el segundo igual a la misma forma que el anterior (rectangular) cuya base tiene forma de botella acostada donde se puede leer además de las características anteriores el número de RIF: (1-0001-2926-6) y por último afiche con la imagen de una mujer llevándose un pedazo de Chocolate a la boca, en la base al igual que el identificado en segundo lugar tiene forma botella acostada y en el cual también se aprecia las marcas NESTLE SAVOY. Seguidamente en cuanto al particular SEPTIMO, la notificada suministró al Tribunal, lista de carga general de la mercancía que ingresó el 26-11-2007, la cual el agrega a esta inspección para que pase a formar un todo en la misma.

E igualmente fue consignado a los autos, según consta al folio 38 el empaque del chocolate NERO y al folio 39 la caja que contiene dichos chocolates, distribuidos por NESTLE DE VENEZUELA, S.A., y a los folios 95, 96 y 97 propaganda publicitaria relativa al Chocolate NERO. Así mismo, corre inserto a los folios 36 y 37, información obtenida de la pagina de Internet www.sapi.gob.ve, relativa a la marca NERO, al folio 40, corre inserta copia simple y ampliada de la parte posterior de la caja que contiene los chocolates NERO, al folio 41, copia simple del contrato celebrado entre J.G.A.P. y la Empresa BAR EQUIPMENT, C.A., a los folios que van del 41 al 82, ejemplar de la revista EXCESO COCINA Y VINO, al folio 83, copia simple de publicidad, a los folios que van del 89 al 94, email y a los folios 98 al 101 listado de carga general entregado por la notificada, al momento de practicarse la inspección judicial en fecha 28 de Noviembre de 2007.

Verificados los anteriores supuestos para la procedencia de la cautela solicitada, este Tribunal, como consecuencia de ello, encuentra satisfechos tanto el periculum in mora y el fumus boni juris, así como el periculum in damni, por tratarse el presente procedimiento de una Medida Cautelar Anticipada ajustada al texto del Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

Ahora bien, en cuanto a las medidas cautelares peticionadas, el Tribunal considera no procedente las siguientes medidas, por las razones que se exponen a continuación:

En cuanto al particular quinto, que establece:

QUINTO: Se ordene a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, a publicar un aviso en dos periódicos de circulación nacional , en el cual les informen a las compañías de medios de comunicación y agencias de publicidad, la prohibición a nivel nacional de usar el signo o la denominación NERO o con un signo parecido o semejante, para distinguir productos a base de cacao.

Considera este Juzgado, que la ejecución de la medida cautelar proviene de una actuación del Tribunal y no a la parte contra quien obra la medida, a esta última le corresponde acatar la medida cautelar decretada por el Tribunal, en caso contrario, incurriría en desacato, por lo que el Tribunal niega el pedimento del particular quinto.

En cuanto al particular sexto que establece:

“SEXTO: Se prohíba a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, a retirar, suprimir, ocultar y eliminar en todo el territorio nacional, todo el material publicitario (POP, vallas, afiches, material adhesivo, propagandas, panfletos, vallas rodantes, rotulados de transporte público, indumentaria, señalizaciones, etc) en el que se distinga el productos hecho a base de cacao con el signo o la denominación “NERO” o que incorpore un signo parecido o semejante (fonética, gráfica o conceptualmente) a la marca NERO registrada a favor de nuestro representado en el SAPI.” (Negrillas y subrayado del Tribunal)

Considera el Tribunal, que el mismo es contradictorio con el espíritu y propósito de la medida cautelar solicitada, por lo que el Tribunal niega el mismo.

En cuanto al particular Octavo que establece:

“OCTAVO: Se ordene a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, la suspensión de continuar produciendo, distribuyendo productos al amparo del signo o la denominación “NERO” a base de cacao registrado previamente y conforme a las leyes de la República por nuestro representado en la clase 30 ante el SAPI, en garantía de tal prohibición solicitamos se ordene el cierre temporal de la fabrica del producto distinguido con la denominación “NERO” ubicada en Que el producto es hecho por Nestlé de Venezuela S.A. en su fábrica de S.C.d.A.E.A., vía 3 Zona Industrial S.C..”. (Negrillas y subrayado del Tribunal)

Considera el Tribunal, que dicha medida es excesiva, toda vez, que NESTLE DE VENEZUELA, S.A., no produce única y exclusivamente el chocolate NERO, dicha empresa produce una gran cantidad de productos que son conocidos a nivel nacional y de decretarse esta medida, se le estarían causando graves perjuicios a dicha Empresa.

En cuanto al particular noveno que establece:

“NOVENO: Se ordene la notificación mediante publicación por dos periódicos de circulación nacional del contenido del decreto cautelar y de la abstención de los medios de comunicación y agencias publicitarias de continuar promocionando productos a base de cacao de la fabricante NESTLE Venezuela, S.A. distinguidos con el signo o la denominación “NERO”, así como otra persona natural o jurídica que oportunamente señalemos.” (Negrillas y subrayado del Tribunal)

Considera el Tribunal, como ya se estableció, que la medida va dirigida contra la empresa NESTLE DE VENEZUELA, S.A., no contra los medios de comunicación y empresas publicitarias, siendo NESTLE DE VENEZUELA, S.A., quien debe acatar la medida cautelar y abstenerse de ordenar la publicidad del chocolate NERO y asì se decide.

Decisión

Con fuerza en todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara Procedente Parcialmente la pretensión de Medida Cautelar Anticipada de Derecho Marcario, solicitada por los Abogados: THAIMY M. M.M. y A.J. D’ J.P., Inpreabogado números: 20.477 y 52.682, respectivamente, en sus carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano: J.G.A.P., titular de la Cédula de Identidad Nº 11.644.097.

En consecuencia:

PRIMERO

Se prohíbe a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, a usar, utilizar, gozar, exponer, reproducir, comunicar, explotar, difundir o transmitir en todo el territorio nacional, por cualquier medio de comunicación social, vallas, transporte, afiches, medios telemáticos, o por cualquier otro medio sin excepción, el signo o denominación “NERO” para distinguir productos a base de cacao o un signo parecido o semejante (fonética, gráfica o conceptualmente) a la marca “NERO” registrada por J.G.A.P., para distinguir productos hechos a base de cacao, azúcar, té o café, clase 30 Internacional del Clasificador de Bienes y Servicios de Niza.

SEGUNDO

Se prohíbe a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, a aplicar o colocar en todo el territorio nacional el signo o denominación “NERO”, sobre productos para los cuales J.G.A.P. tiene registrado la marca NERO, bajo la clase 30 del clasificador de Bienes y Servicios de Niza; o sobre envases, envolturas o embalajes relacionados con productos a base de cacao.

TERCERO

Se prohíbe a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, a fabricar o solicitar su fabricación, en todo el territorio nacional, etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan el signo o la denominación “NERO” relacionados con productos a base de cacao, así como comercializar o detentar tales materiales.

CUARTO

Se prohíbe a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, a comercializar productos a base de cacao que contengan o se distingan con el signo o denominación “NERO” o un signo parecido o semejante, que contravenga el derecho exclusivo que le asiste a J.G.A.P., como titular de la marca NERO en la clase 30, y a retirar el producto a base de cacao distinguido ilícitamente con la denominación “NERO” de toda las red comercial utilizada por la empresa Nestlé de Venezuela S.A. para distribuir sus productos en el territorio nacional.

QUINTO

Se ordena a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, el retiro de los circuitos comerciales en general de los productos a base de cacao marcados con el signo o la denominación “NERO”, incluyendo las cajas, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad alusivos o relacionados con el producto a base de cacao distinguido ilícitamente con el signo o la denominación NERO y cualquier otro medio que sirva predominantemente para cometer la infracción.

SEXTO

Se ordena a Nestlé de Venezuela S.A. y/o a cualquier empresa, compañía, sociedad, asociación, comité, grupo de empresas, holding, consorcio, cooperativas o grupo de personas naturales o jurídicas, bien sean estas regulares o irregulares, que sean filiales o relacionadas con éstas, la suspensión de continuar produciendo, distribuyendo productos al amparo del signo o la denominación “NERO” a base de cacao registrado previamente y conforme a las leyes de la República por nuestro representado en la clase 30 ante el SAPI.

Notifíquese de la presente decisión a la parte contra quien obra la anterior Medida Cautelar, es decir, a la Empresa NESTLE DE VENEZUELA, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 248 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En el entendido, de que la notificación por carteles procede, cuando agotada la notificación personal, esta no puede ser practicada.

Publíquese y Regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los once (11) días del mes de Enero del año dos mil ocho (2008).- AÑOS: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.-

LA JUEZ TITULAR,

Abg. L.S.

El SECRETARIO TITULAR.,

Abog. E.G.

En esta misma fecha, se registró y se publicó la anterior decisión, siendo las 3:00 de la tarde.

El SECRETARIO TITULAR.,

Abog. E.G.

AP31-S-2007-001951

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR